美國的商標通關實踐

來源：尚標知識產權    發布時間：2016-12-08 02:14:00　　瀏覽：3621

　　

　　在任何管轄區采用并使用一項商標之前，為了確定一項商標是否可以使用和注冊，進行適度的商標通關（trademark clearance）是至關重要的。法律通關的主要目的是要確保擬議使用的商標沒有侵犯他人的商標權或者違反消費者保護法規。除此之外，開展商標通關以決定擬議的商標能否受保護并且形成一個強大的有價值的商業身份權。

　　在美國，商標通關開始于對擬議商標的評估。商標代理人首先審查該商標以確定它是否具有商標的功能（比如，非具有一般性）以及它是否可能違反消費者保護法（比如，不具有欺詐性）。除此之外，商標代理人要評估與擬議術語有關的該商標的消極文化寓意。比如，如果顧客在牛奶相關產品中使用術語“MILK”，商標代理人會勸告該顧客這一術語是擬議商品的通用名，因此不具有商標的功能。如果一個顧客打算在維生素產品中采用“治愈癌癥（CURES CANCER）”標記。商標代理人會建議顧客擬議的商標會違反消費者保護法并被認定具有欺詐性。在兩個例子中，沒有必要開展下一步的法律通關。并且應該建議顧客選擇一種新商標，顧客在這個最初評估階段對商標代理人的協助是非常重要的，顧客提供擬議商品和服務的充足信息能使代理人恰當的評估該商標。在某些情況下，對商標特性和商標功能性的評估要到整個檢索被審查后才能完成。這是因為可能需要第三方企業當前使用該術語的有關信息，從而使商標代理人完成整個分析。

　　如果擬議的商標通過了最初評估階段，美國商標代理人采取的下一步措施是對州和聯邦商標注冊的初步檢索進行審查。初步檢索（也稱之為“淘汰”式檢索）的目的是要徹底鑒別該擬議商標使用和注冊的阻礙（比如，在相同或極其相關的產品或服務中有相同商標），淘汰式檢索不能提供完整的通關評估并且不包括作為完全檢索組成部分推薦的所有數據庫。通過識別出負面的參考從而淘汰掉早期爭議的擬議商標，可以避免完全檢索過程中產生的費用和成本，并且顧客能夠不受已鑒別出的障礙約束掉挑選出新的商標。

　　如果初步檢索不能鑒別出可能阻礙該擬議商標使用或注冊的任何參考，商標通關程序的最后一步是要審查完全商標檢索。完全檢索要從專業的檢索企業定制并且通常長度范圍在300到600頁間。完全檢索比初步檢索的范圍更寬。它包括審查更多的州和聯邦商標注冊本，以及審查數百個感興趣的商品和服務數據庫（比如，行業出版物和數據庫、互聯網域名注冊、大眾報紙刊物和電話本）。鑒別非注冊使用商標是美國商標通關中必不可少的，原則上，美國的商標權是通過商業中使用該商標而產生的。值得注意的是，完全商標檢索不能保證鑒別出所有可能存在的使用。但是，完全檢索提供了最徹底的相關參考的收集并且用戶容易獲得這些信息。

　　商標代理人在完全檢索中審查每一個參考并且鑒別出與可行性測定有關的內容。通過考慮以下因素確定潛在的風險：商標的相似或者不同；當事人商品或服務的關聯性；當事人商品或服務的貿易渠道相同或不同；類似商品中使用相似商標的數目和性質；當事人商標的相關優勢；以及關注所作出的購買決策。根據相關參考開展調查以確定是否他們正在使用以及如何使用。對有關商標采用的風險評估沒有精確的公式。商標代理人的意見是以完全檢索報告顯示的所有事實以及對申請的良好判斷為依據。在審查了完全檢索的內容和調查結果之后，商標代理人為這項商標使用和注冊的可行性構劃出一份意見并將他的分析報告以意見書的形式提供給顧客。

　　如果這項商標可用于使用和注冊，一旦顧客決定在美國善意使用該商標，這里就會強烈建議提交注冊申請。如果已鑒別出重大風險并且顧客決定選擇替代商標，那么該通關程序又再一次啟動。（編譯自lexology.com）

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