商業代理關系終止后，在澄清性宣傳中使用他人商標侵權嗎?

來源：中國知識產權報    發布時間：2016-04-26 03:12:00　　瀏覽：2788

原標題：宣傳“德國潔水”更名“德國闊盛”是否構成侵權?商業代理關系終止后——

澄清性宣傳中正當使用他人商標不侵權

編者按：本文以“德國潔水”更名風波引發的一起商標糾紛為例，探討了商業代理權終止后的商標正當使用和相關澄清性宣傳行為的合理界限問題。

近期，建材行業內持續兩年之久的“德國潔水”更名風波所引發的商標糾紛案塵埃落定：根據上海知識產權法院作出的(2015)滬知民終字第161號民事判決，法院認定闊盛管道系統(上海)有限公司(下稱闊盛公司)與上海歐蘇貿易有限公司(下稱歐蘇公司)在宣傳活動中使用“潔水”商標是正當使用行為，不構成商標侵權，而且其宣傳內容并未產生引人誤解的效果，不構成虛假宣傳行為，據此法院二審判決維持了原判，即駁回開德阜國際貿易(上海)有限公司(下稱開德阜公司)的訴訟請求。

據了解，開德阜公司于2002年2月核準注冊第1720019號“潔水”文字商標，核定使用商品為第17類塑料管等。

案外人德國阿垮瑟姆公司(下稱阿垮瑟姆公司)在我國擁有“Aquatherm”商標，核定使用在第19類用于供暖裝置和下水道裝置、適合冷熱水的塑料管和接頭等商品上。

據了解，開德阜公司原系阿垮瑟姆公司在我國的區域總代理，歐蘇公司原系開德阜公司的上海區域總代理。2013年6月30日，開德阜公司與阿垮瑟姆公司的代理合作關系終止。

開德阜公司表示，其自2013年7月起發現闊盛公司宣稱開德阜公司自7月1日起不再銷售阿垮瑟姆公司生產的產品，持有的“潔水”商標與阿垮瑟姆公司及其產品沒有關聯，并稱“德國潔水”正式更名為“闊盛”，在對外宣傳冊中宣稱“原德國潔水，現德國闊盛”，并稱阿垮瑟姆公司停止使用“德國潔水”標識。闊盛公司還在多個網站及報刊上發表內容為“潔水已更名為德國闊盛”的宣傳軟文;2013年11月，開德阜公司發現歐蘇公司在銷售闊盛公司產品時，發放宣稱“原德國潔水，現德國闊盛”的宣傳冊，在店鋪燈箱廣告、產品報價單及安裝施工聯系單上均注明“原德國潔水”“老德國潔水”字樣。

開德阜公司認為，其與阿垮瑟姆公司的總代理合同尚未解除，闊盛公司、歐蘇公司即對外進行不實宣傳，致使廣大消費者對開德阜公司與闊盛公司銷售產品的來源產生混淆，構成了虛假宣傳及不正當競爭，同時兩被告在虛假宣傳中使用了“潔水”商標，亦侵犯了開德阜公司享有的“潔水”注冊商標專用權。據此，開德阜公司將闊盛公司與歐蘇公司訴至法院，請求法院判令兩被告停止不正當競爭及商標侵權行為，并賠償其經濟損失及合理開支500萬元。

對此，一審法院經審理認為，闊盛公司、歐蘇公司在推廣宣傳中使用的“潔水”商標，僅起到了指示性作用，不會導致相關公眾混淆誤認“潔水”商標指向于闊盛公司與歐蘇公司，因此系合理使用，并未侵犯開德阜公司對“潔水”商標享有的專用權;同時，闊盛公司、歐蘇公司為使相關公眾明確知曉阿垮瑟姆公司產品的新舊代理商更替、原代理商用于推廣產品的商標不再使用等重要事項進行的相關宣傳，不會導致相關公眾產生誤解，因此未構成虛假宣傳。據此，一審法院判決駁回了開德阜公司的訴訟請求。

開德阜公司不服一審判決，隨后向上海知識產權法院提起上訴，最終二審判決維持了一審原判。

行家點評：

王宏濤　北京羅杰律師事務所 合伙人、律師：商標最基本的功能在于區分商品或服務的來源，并借此在保護注冊商標專用權人商業利益的同時保護相關公眾不會產生混淆和誤認。針對希望借助授權代理商開拓我國市場的境外公司而言，其面臨著諸如商標搶注、代理商內外紛爭以及商業代理權的授權和終止等眾多法律問題。而該案爭議則涉及商業代理權終止后的商標正當使用和相關澄清性宣傳行為的合理界限之司法認定問題。

針對是否構成商標侵權和商標正當使用問題，一般情況下，商標的合理使用是基于誠實信用和善意的使用，是一種非基于商標性質的對商標的正當使用，也是一種對商品或服務進行描述、提示或者說明性質的使用，其既不能使消費者產生混淆的后果，也不能構成對相關商標的淡化。據此，該案法院根據訴辯雙方的法律觀點和查明的事實，直接就涉案被控行為是否構成商標正當使用進行了合理而又詳盡地闡述，并認為涉案被控宣傳資料中引用和使用的“潔水”商標只起到了指示性作用，不會造成相關公眾產生混淆和誤認。但略有缺憾的是，該案法院在判決中僅僅針對被控侵權人有關商標合理使用的抗辯意見闡述了其支持性司法論斷，并未進一步針對原告的商標侵權的指控進行有效批駁。鑒于我國現行商標法針對“相同侵權”和“近似侵權”各自適用的法律要件已經進行了嚴格區分，而該案中法院在判決書中已經明確述及“相關公眾不會混淆誤認‘潔水’商標指向于被告”，故根據我國現行商標法第五十七條第二項有關“近似侵權必須考量混淆性要素”的規定，非常有必要針對“被控侵權行為在類似商品上使用的商標不會造成公眾混淆從而不構成近似侵權”進行闡述并同時作出相關否定性論斷。

針對澄清性宣傳和虛假宣傳行為的合理界限問題，該案二審法院強調我國反不正當法所規制的虛假宣傳限于“只有宣傳內容闡述了引人誤解的效果，損害公平競爭的市場秩序和消費者的合法權益”的行為，在強調“涉案產品代理商和品牌存在客觀變化”的案件事實同時，針對相關認定考量的整體性綜合考量因素進行了列舉和論證，并對澄清性宣傳和虛假宣傳行為的合理界限進行界定，該項規則符合終止代理權后的商業實踐和運營規律，具有一定的司法指引作用，亦會對商業代理實踐產生積極的影響。

梁潔泉　北京華朗律師事務所 律師：該案涉及代理關系終止后，在宣傳語中表示商標更名之意是否構成商標侵權及虛假宣傳的問題。該案中，開德阜公司曾作為阿垮瑟姆公司PPR水暖設備在我國的獨家代理商，在長達15年的時間內，均一直以“潔水”商標標識所銷售的德國進口產品。阿垮瑟姆公司的注冊商標為“Aquatherm”，開德阜公司的注冊商標為“潔水”，但是在實際使用過程中，開德阜公司一直將上述產品宣傳為“德國潔水”PPR水暖設備，以至于上海市建筑材料行業協會采暖分會、上海市裝飾裝修行業協會均將“潔水”認為是知名的德國水暖設備品牌。2013年7月1日，阿垮瑟姆公司終止與開德阜公司的代理合作關系后，將“Aquatherm”牌PPR水暖設備在我國的獨家代理權授予闊盛公司。闊盛公司與取得上海區域代理權的歐蘇公司，在多個網站上公開宣稱“原德國潔水，現德國闊盛”“原德國潔水”“老德國潔水”及“德國闊盛(原德國潔水)—不變的品質”。根據我國反不正當競爭法第九條規定：經營者不得利用廣告或者其他方法，對商品的質量、制作成分、性能、用途、生產者、有效期限、產地等做引人誤解的虛假宣傳。該案中，闊盛公司以及歐蘇公司雖然在純粹的文字表達上確有不準確之處，但是從其整體宣傳用語上看只是為了解釋產品的代理商和品牌變化的背景，便于消費者了解，并非將“潔水”作為標識產品的來源使用，不會構成商標侵權行為。另一方面，該產品的相關公眾對于該品牌產品具有一定的認知經驗，根據上述的宣傳文字表述不會對“潔水”商標指定產品的來源產生誤解。

該案也給具有類似代理或者許可等授權關系的企業以警示，一般情況下，企業如有代理或者許可等授權合作關系，可以從如下6個方面進行明確約定，以防止日后產生的法律糾紛：

第一，明確代理或者許可的期限，許可期限限定在商標有效期內，商標到期續展后可以重新簽訂許可合同;第二，明確代理或者許可的地域范圍，該范圍應該限定在商標受法律保護的地域范圍，確認外方商標是否在我國單獨申請或者通過馬德里注冊延伸保護至我國;第三，明確代理或者許可的產品或者服務范圍，該范圍應該限定在商標核定使用的商品或者服務項目內，如超出該范圍，應提醒被代理人或者許可方提供相關的權屬證明，否則應該在合作協議中約定侵權的損害后果由被代理人或者許可方承擔;第四，明確代理或者許可產品的質量保證，應明確被代理人或者許可人應保證指定產品的質量，約定產品質量有瑕疵的法律承擔主體;第五，明確代理或者許可關系過程中品牌的使用情況，如涉及到外文商標在中國的使用的，是否有對應的中文商標以及標識，如果有，則要明確中文商標以及標識的申請注冊主體以及具體使用的方式;第六，明確代理或者許可關系結束后品牌的使用情況，如約定代理商或者被許可方立即停止或者指定一段時間后使用該品牌，或者約定由代理商申請注冊的商標歸代理商所有等。

文章標簽:  商標侵權